[변리사들의 소송 이야기 1] 가짜도 진짜가 될 수 있는 세상속 “무엇이 원조인가?” 

진짜와 가짜가 판을 치는 세상속에 “뭐가 진짜일까?”, “누가 원조인가?”에 대한 사람들의 관심 또한 판을 치고 있다.

지금부터 세상에 일어나고 있는 다양하고 다채로운 소송 이야기를 들려주려한다.

첫번째 소송 이야기는 디자인-특허 소송에 관련된 이야기를 펼쳐주려한다.

또한 첫번째 이야기는 ‘민사소송’ 뿐만 아니라 특허심판원 및 특허법원에서 진행된 ‘디자인권’에 근거한 심판 소송을 담고있다.

‘니트 플리츠백’ 원조는 누구인가?

플리츠마마와 조셉앤스테이시의 ‘니트 플리츠백’ 제품의 소송 이야기로 시작된다.

양사 홈페이지 친환경 패션 아이템의 원조가 누구냐에 대한 국내 패션 스타트업 간 논쟁이 뜨거워 지다 결국 소송전으로 번졌다.

플리츠마마 브랜드 소유권자인 주식회사 송강인터네셔날은 지난 2019년 9월 10일자로 니트플리츠백의 디자인을 근거로 조셉앤스테이시 브랜드의 소유권자인 주식회사 마치인터내셔널에 특허확인심판을 특허심판원에 청구했다.

이는 마치인터네셔널에서 판매중인 ‘럭키 플리츠백’의 디자인이 송강인터네셔널에서 출원한 플리츠백의 디자인의 권리범위에 속했기 때문이다.

만약 해당 심판에 대해 송강인터네셔널이 승소할 경우 마치인터네셔널은 자사의 가방을 판매하지 못할 뿐 아니라 디자인보호법에 근거한 민, 형사상 소송에 피소당할 수 있는 아주 어려운 상황이었다.

이러한 사실을 인지한 마치인터네셔널에서는 특허법인을 대리인으로 선임해 대응 논리를 구상하며 피소당할 수 있는 상황을 최소화 하기 위해 노력했다.

이러한 디자인 심판 또는 소송에서 핵심적으로 다루게 되는 쟁점으로는 첫번쨰, 등록디자인(청구인, 원고)과 실시 디자인(피청구인, 피고)의 디자인이 유사한가? 두번째, 등록 디자인 출원일 전(권리 발생의 기산일)과 실시 디자인을 실시한 사실이 있는가? 세번째, 등록 디자인은 유효한 권리인가? 이렇게 총 세가지의 쟁점을 논하게 된다.

첫번째의 경우, 양사 디자인이 유사하지 않음을 주장해 등록 디자인의 권리범위에 포함되지 않는다는 주장을 개진한다.

두번째의 경우, 실시 디자인은 등록 디자인의 출원일 전부터 공개 또는 판매되는 것이므로 등록 디자인의 권리범위의 효력이 미치지 않는다라는 자유실시디자인의 항변에 대해 주장을 개진한다.

세번째의 경우, 등록 디자인은 유효하지 않는 권리이기 때문에 권리를 주장할 수 없으며 유효하지 않은 권리를 근거로 한 주장은 효력이 없다라는 주장을 개진한다.

이에 특허법인에서는 다각도로 해당 사실관계를 조사해 두번째의 경우가 유리하다고 판단했다.

이는 마치인터네셔널에서 만들었던 플리츠백의 공개 날짜와 판매시작일이 송강인터네셔널의 디자인 출원일보다 앞섰기 때문이다.

송강인터네셔널의 디자인 출원일은 지난 2018년 7월 19일이었고 마치인터네셔널의 ‘룩북(상품 판매전의 브로셔)’와 인스타그램에 판매관련 업로드 일자가 2018년 7월 11일로 확인됐다.

따라서 담당 특허법인은 해당 인스타그램과 사진들을 주요 증거로 제출하며 실시 디자인은 등록 디자인의 출원일 전부터 공개 또는 판매되었던 것으로 등록 디자인의 권리범위의 효력이 미치지 않는다고 주장을 개진해 승소했다.

이러한 디자인 소송전이 벌어졌을 때를 대비하기 위해서는 세가지의 팁이 필요할 것이다.

첫번쨰, 물품 또는 신규 상품을 출시 또는 판매하고자 할때는 디자인 등록을 반드시 진행해 불필요한 쟁송을 억제하는 것이 좋다.

이는 등록된 디자인권으로 소송에서 아주 유력한 항변 자료가 될 수 있기 때문이다.

두번째, 디자인 등록을 진행할 여력이 되지 않을때는 반드시 인스타그램, 페이스북 등과 같은 SNS상의 기록 날짜를 반드시 저장하고 해당 상품에 대한 사진을 업로드가 될 수 있도록 권장한다.

이는 위의 사례와 같이 업로드 또는 기록 날짜가 타인의 디자인 출원일 보다 앞설 경우엔 유력한 항변 자료가 될 수 있기 때문이다.

다만 네이버 스마트 스토어와 같은 판매 사이트의 경우엔 업로드된 날짜 확인 및 증명이 어렵다.

이는 판매 상품인 게시물의 수정, 변경이 가능하기 때문이다.

따라서 이러한 경우엔 물품을 구매한 고객들의 ‘리뷰날짜’ 등이 유력한 증거자료가 되기도 한다.

위의 내용들을 잘 활용해 억울한 피해가 생기질 않고 사업을 시작하는 모든 분들이 건승하길 기원한다.

글 특허법인 ‘오킴스' 이의철 변리사